Nestlé oli saanut EU-tavaramerkin neljästä rivistä koostuvan suklaalevyn muotoa esittävälle kolmiulotteiselle tavaramerkille (Kit Kat -suklaapatukka). Kilpailija haki EUIPO:lta kyseisen rekisteröinnin julistamista mitättömäksi muun muassa sillä perusteella, että neljästä rivistä koostuva suklaalevy ei ole erottamiskykyinen. Nestlé vastasi väittämään toteamalla, että kyseinen tavaramerkki oli tullut erottamiskykyiseksi merkin käytön perusteella esimerkiksi makeisten yhteydessä. Asiasta kiisteltiin useassa instanssissa ennen kuin se tuli Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi yhdistetyissä asioissa C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P.
Unionin tuomioistuin keskittyi asiassa siihen, miten käytön perusteella saavutettu erottamiskyky tulisi näyttää toteen kaikissa EU-jäsenvaltioissa sellaisen merkin osalta joka ei ole luontaisesti erottamiskykyinen missään jäsenvaltioissa, jotta merkki voitaisiin rekisteröidä EU-tavaramerkiksi.
Unionin tuomioistuin korosti, että EU-tavaramerkki on luonteeltaan yhtenäinen ja merkin tulee näin ollen olla erottamiskykyinen koko Euroopan unionin alueella. Merkkiä ei siten rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa Euroopan unionia.
Päätöksessään unionin tuomioistuin omaksui markkinakeskeisen lähestymistavan todetessaan, että kyseisen tuotteen tai palvelun markkinat ja erityiset olosuhteet tulisi analysoida tarkkaan. Mikäli merkki ei ole luontaisesti erottamiskykyinen, sen tuleminen erottamiskykyiseksi käytön perusteella tulee jo vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan osoittaa Euroopan unionin siinä osassa, jossa erottamiskykyä ei ole ollut. Unionin tuomioistuin katsoi, että vaikka näyttöä erottamiskykyiseksi tulemisesta ei tarvitse esittää kunkin jäsenvaltion osalta erikseen, esitettävällä näytöllä on kuitenkin pystyttävä osoittamaan merkin tulleen erottamiskykyiseksi kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Asiassa todettiin, että taloudelliset toimijat voivat käyttää samaa jakeluverkostoa useiden jäsenvaltioiden kattamiseen ja kohdella niitä esimerkiksi markkinointistrategioiden osalta niin kuin ne muodostaisivat yhdet markkinat. Tällöin merkin käyttöä tällaisilla rajat ylittävillä markkinoilla koskevat todisteet voivat koskea kaikkia kyseessä olevia jäsenvaltiota. Tämä voi päteä myös tilanteessa, jossa jäsenvaltioiden välisen maantieteellisen, kulttuurisen tai kielellisen läheisyyden vuoksi jonkin jäsenvaltion kohdeyleisö tuntee toisen jäsenvaltion markkinoilla esiintyvät tavarat tai palvelut riittävän hyvin.
Tuomio selventää sitä, mitä näyttöä vaaditaan merkin käytön kautta saavuttaman erottamiskyvyn tai sen puutteen osoittamiseen Euroopan unionissa. Mikäli näyttöä ei esitetä kaikkia jäsenvaltioita koskien, muun esitetyn näytön tulee osoittaa erottamiskyvyn saavuttaminen niissä jäsenvaltioissa, joista näyttöä ei ole toimitettu. Se, voidaanko useita jäsenvaltioita käsitellä yhtenä kokonaisuutena vai ei, vaihtelee todennäköisesti alan sekä kulloinkin kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden mukaan.
Tuomio korostaa tavaramerkin käyttönäytön ja muun vastaavan, useampia jäsenvaltioita kattavaksi katsottavan näytön kokoamisen tärkeyttä.
Nyt tapauksen lopullinen tulos riippuu siitä, miten EUIPO:n valituslautakunta tulee arvioimaan näyttöä unionin tuomioistuimen täsmentämien kriteerien perusteella kyseessä olevissa yhdistetyissä asioissa.
Tuomio on luettavissa täältä.
Lisätietoja: Tuukka Airaksinen ja Lassi Lepistö